| 问题 | 专利权转让合同的注意事项 |
| 释义 | (一)专利权转让合同有效性审查 主要审查转让方是否属于专利权的合法权利人、专利的有效性即是否通过实质审查、是否有被申请撤销或被宣告无效的可能性的。 (二)专利权转让合同条款审查 1、应写明转让方拥有某专利权 转让方必须与所转让的专利的法律文件相一致，专利应写明专利号、公开号、公告号、申请日、授权日、公开日、专利权的有效期，且需与所转让的专利的法律文件相一致。同时应写明转让有转让该专利的和受让人受让该专利的意思表示。 2、转让方向受让方交付资料，应明确详尽的列明所需交付的材料 如向中国专利局递交的全部专利申请文件、中国专利局发给转让方的所有文件、转让方已许可他人实施的专利实施许可合同书、中国专利局出具的专利权有效的证明文件、上级主管部门或国务院有关主管部门的批准转让文件等，可以在本条约定后用附件的方式进行列明。 3、交付资料的时间、地点及方式 ①交付时间双方可以协商约定，实践中有约定支付转让费后交付的，也有约定合同生效后交付的，如果是部分交付，应注意剩余资料的交付时间，避免转让方拖延不交付，影响专利的实施。 ②交付方式可以面交、挂号邮寄或空运等方式递交，因专利文件较多且涉及商业秘密，为了避免产生纠纷，建议最好采用面交方式，将文件清单及材料一并交付并核对签字。 ③交付地点为受让方（转让方）所在地或双方约定的地点。 4、专利实施和实施许可的情况及处置办法 因专利转让前，转让人往往自己已经在实施或许可他人实施该专利，因此，需对专利实施和实施许可的情况及处置办法进行明确约定。实践中一般为在本合同签订前转让方已经实施该专利的，在本合同签订生效后转让方可继续实施或停止实施该专利。在本合同签订前转让方已经许可他人实施的许可合同，其权利义务关系在本合同签订生效之日起，转移给受让方。 5、转让费及支付方式 双方对转让费应明确约定，币种明确和金额大小写要一致，支付方式双方可以协商约定，转让方可以要求约定合同生效时或交付材料之前支付费用，受让方可以要求约定交付材料之后或专利局公告后支付费用，双方也可约定分期支付。 6、专利权被撤销和被宣告无效的处理 ①依据《专利法》第四十七条“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”因此，应注意审查该专利是否存在被宣告无效的可能性。 ②对专利权被撤销时的责任，应明确是否需要返还转让费、专利材料及赔偿损失。 ③对他人提出撤销专利权请求、专利复审委员会对该专利权宣告无效、对复审委员会的决定（对发明专利）不服向人民法院起诉时，由谁负责答辩及费用承担。 7、过渡期条款应约定合同签订之日起至受让该专利期间由谁维持专利的有效性及费用承担 ①应约定在本合同签字生效后至专利局登记公告之日，转让方应维持专利的有效性，但这在这一期间所要缴纳的年费、续展费由谁支付应约明。 ②本合同在专利局登记公告后，由谁负责维持专利的有效性，如办理专利的年费、续展费、行政撤销和无效请求的答辩及无效诉讼的应诉等事宜。（也可以约定，在本合同签字生效后，维持该专利权有效的一切费用由受让方支付。） ③在过渡期内，因不可抗力，致使转让方或受让方不能履行合同的，本合同即告解除。 8、税费，应对本合同所涉及的转让费需纳的税，由谁负责缴纳进行约定 9、违约责任 ①转让方要注意，当其逾期或拒不交付专利资料、转让手续时应承担的违约责任。 ②受让方要注意，当其逾期或拒不交付转让费时应承担的违约责任。 10、争议的解决办法，在协商无果的情况下可以选择有利于己方的专利管理机关、法院、仲裁机构进行处理 11、其他及合同的生效，在前十条未约定的的条款，如涉及专利的咨询、指导、培训等，也可以另起协议依据《专利法》第十条“专利权的转让自登记之日起生效” 三、专利权转让合同签订法律风险审查 专利权的转让是指专利权的主体发生了变更。在签订专利权转让合同时应注意以下几个问题： 1、所有权问题：应先通过法律状况检索，以证实其是有效专利，以及转让方持有专利权的合法性和转让的合法性； 2、专利的历史问题：应先了解该专利以前是否与他人签过许可实施合同，以及专利权人自行是否实施过，并要明确这些问题的法律责任及解决方法； 3、检查必备的法律文件：专利权转让的双方均须提供证实其身份的法律文件，向国外转让的另须提交国家专利管理机关的批准文件； 4、必须采用国家专利管理机关监制的合同文本或其他符合专利法及有关法律规定的能规范专利权转让的合同文本； 5、专利权转让合同需经国家专利管理机关登记公告后才能生效； 6、鉴于专利权转让合同区别于一般的经济合同及技术合同，同时涉及到文件技术资料移交、转让费用的到位、专利权属的变更等，故建议可向知识产权专业服务机构咨询或委托服务机构帮助签订。 一、专利受让人如何规避法律风险 专利交易中由于存在着诸多风险，受让人在专利交易前应澄清对专利的模糊认识，防范专利权人的欺诈行为，全面评估以规避风险。 1、专利的有效性评估。有三层含义，一是查询专利法律状态，明确专利权在目前阶段是否有效；二是检索专利是否有被无效的风险，评估专利转让过程中的有效性；三是检索专利是否有侵权的风险，评估专利实施过程中的有效性，若存在权利冲突，可主动协商以期达成相互许可协议。 2、专利的价值评估。专利的价值主要以未来经济收益（指因使用或转让专利权而产生的期望收益）为评估基础，其评估应以专利的有效性为前提，从法律角度至少应从如下方面考虑： （1）法定时限，越临近进入公有技术领域的法定时限，其价值就越低； （2）保护范围，依据权利要求确定、由说明书进行解释的专利权的保护范围越窄，其价值也就越低； （3）其他资料：专利技术一般还额外需要专利权人提供的工艺流程、工程图纸等详尽资料来辅助实施，同时在先使用权可作为专利侵权的抗辩理由，真实完整的研发、生产记录也应能一并交付。 3、专利交易的合法性。在公平协商的原则下，针对自然人、有限责任公司、股份有限公司、合资经营企业等客体，规定了专利转让涉及的登记公告、作价评估、最高出资比例等，保证专利交易当事人的合法利益。 4、明确风险责任：在转让合同中，受让人可明确专利权人应对专利权的效力承担瑕疵担保责任，即专利权人保证其专利不侵犯他人合法的在先权利，保证申请过程中未实施任何不当行为，并保证该专利符合专利法的授权条件。受让人还可明确专利转让费用的支付是以专利权的有效为前提，无效专利应返还转让费用，支付方式可为分期以及提成支付。 5、培养专利应急和预警机制的意识。一是该机制具有前瞻性，可提早发现侵权行为的发生，及时给出对策，可通过协商或无效突破专利壁垒，以避免被起诉后的准备不周、应诉中的抗辩不力，占据主动；二是该机制具有导向性，可确定现有有效的专利技术在企业从事的技术领域内留下的空白或软肋地带，结合市场需求引导企业自主研发的方向，以降低企业在专利纠纷中的事务支出，与业内同行共谋发展；三是该机制具有战略性，可通过分析为企业的进一步发展献计献策，运用各种专利战略、策略，通过专利布局来实现专利权利益的最大化。 |
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