| 问题 | 商标被宣告无效前的使用行为应如何定性 |
| 释义 | 【案情回放】 原告江西甲公司拥有一项在先注册的“闽和”文字及图的图文商标,被告福建乙公司拥有一项在后注册的“闽禾”文字及图的图文商标,原被告双方商标的核定使用商品均包括第6类的铝制产品。甲公司以商标近似为由向国家工商总局商标评审委员会提起对乙公司商标的无效宣告。商评委经审查裁定对乙公司的商标予以无效宣告。该无效争议又经行政诉讼,法院对商评委所作宣告无效的裁定予以维持。 此后,甲公司向法院提起诉讼,主张其商标使用和注册在先,且具有较高知名度,乙公司作为同业经营者,注册和使用与甲公司商标近似的标识的行为具有明显恶意,现乙公司的商标已被宣告无效,则其在商标被宣告无效前的使用行为构成商标侵权,要求乙公司承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。乙公司辩称,其对“闽禾”商标的使用系在商标有效期间,其使用行为具有合法基础。虽然“闽禾”商标之后被宣告无效,但不能基于在后的无效而认定之前的使用行为构成侵权。 一审法院经审理后认为,乙公司对“闽禾”商标的使用虽然系在商标有效期间,但根据查明的事实,乙公司的商标注册及使用行为均具有明显傍名牌、搭便车的恶意,其行为仍然构成商标侵权,故判决其承担相应的法律责任。二审法院经审理维持了一审判决。 【不同观点】 本案的争议焦点是:乙公司的商标被宣告无效后,其在有效期间的使用行为是否构成侵权。 第一种观点认为,乙公司在其商标被宣告无效前的使用行为并不构成侵权,对商标有效期间的使用行为不应再进行追究。理由是:乙公司的商标虽然注册在后,但其获得商标注册是经商标行政管理部门核准,在授权程序上是合法的。乙公司对“闽禾”商标的使用系在其商标有效期间,其使用行为具有合法基础。所以,乙公司的“闽禾”商标虽然被宣告无效,但不能基于在后的无效而认定之前的使用行为构成侵权。 第二种观点认为:乙公司在其商标被宣告无效前的使用行为构成商标侵权。理由是:商标法第四十七条第一款规定:“依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标,由商标局予以公告,该注册商标专用权视为自始即不存在”。依照上述规定,在后注册商标使用人不侵权抗辩成立的前提是其使用行为属于合法使用。而在商标被宣告无效后,应视为自始不存在,合法使用在后商标的法律基础已经丧失,故关于不应当承担侵权责任特别是赔偿责任的主张难以成立。对照本案,乙公司注册的“闽禾”及图的图文商标被无效后则自始无效,其之前对商标的使用亦不具有合法使用的基础。因此,乙公司在与甲公司注册商标核定使用商品相同的产品上使用近似商标,易造成相关公众混淆误认,其行为构成商标侵权,应承担相应的法律责任。 第三种观点认为:判断乙公司在其商标被宣告无效前的使用行为是否构成商标侵权,应当审查乙公司在注册和使用被诉商标的行为上是否具有主观过错。只有根据具体案情,确认乙公司在注册或者使用被诉商标上具有主观恶意,才能认定构成商标侵权。 【法官回应】 商标被宣告无效前的使用行为是否构成侵权应以主观过错为要件 1.注册商标之间的权利冲突应通过无效程序解决 两个已经获得核准注册的商标之间发生权利冲突时应当如何解决,《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款前段已有规定:原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定,告知原告向行政主管机关申请解决。本案中,甲公司和乙公司的商标均获得核准注册,但由于二者核定商品相同,且商标本身构成近似,故存在权利冲突的问题。按照上述规定,如果甲公司在乙公司的商标仍处于有效状态下直接向法院提起商标侵权民事诉讼,则人民法院对此不应予以受理。对这种注册商标之间的权利冲突问题,甲公司应当通过商标争议的行政处理程序进行解决,即根据商标法第四十五条的规定,请求商标评审委员会宣告乙公司的注册商标无效。但在适用上述司法解释的相关规定时,有几个问题要注意: 一是要准确把握该规定适用的对象和范围。人民法院不予受理的只是两个注册商标之间产生的冲突争议,即被控侵权商标已经核准注册,且被控侵权行为是在核定使用的商品或者服务上使用该核准注册的商标。如果超越授权使用的范围,则不受此限制。 二是该条款的规定不适用于尚在注册程序当中的商标的商业使用行为,即当事人虽已提出商标的注册申请,但该商标并未由商标行政主管机关核准注册的,他人对该使用行为可以提起民事诉讼。 三是对滥用注册商标行为的处理问题。该条款后段的但书部分规定:原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。这是指对于超出注册商标专用权范围使用的注册商标之间的冲突,人民法院可以作为民事案件予以受理。因为商标专用权范围既是商标注册人行使权利的根据,也是对其进行保护的界限。超出注册商标专用权的范围,本质上是滥用注册商标专用权。滥用注册商标专用权的行为,不再是正当行使专用权的行为,不能成为侵权行为的阻却理由。本案中,甲公司 该内容由 张胜云律师 和 律说律答 共创回答 |
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