| 问题 | 适用捐献规则应注意的问题 |
| 释义 | 设立捐献规则的目的是防止专利权人两头获利，即不允许专利权人在之后的侵权诉讼中，以说明书中披露的其他等同方案为由，试图通过适用等同原则，再扩大专利权的保护范围。因此，捐献规则的适用是对等同原则的限制，以防止等同原则对专利权保护范围的不合理扩张，体现了专利制度平衡专利权人和社会公众利益的价值取向，即在对专利权人的利益保护同时，也要维护权利要求的公示作用。在适用捐献规则时，需要进一步探讨： 1.捐献规则是否适用于2010年1月1日之前申请的专利。前述最高法院司法解释自2010年1月1日起施行，捐献规则应当适用于发生在2010年1月1日以后发生的被诉侵犯专利权行为，但是否应当仅适用于2010年1月1日后申请且授权的专利，司法解释未作规定。对此，笔者认为，司法解释并未排除对申请日在2010年1月1日之前的专利适用捐献规则，如果仅对2010年1月1日之后申请的专利适用捐献规则，则会导致同时发生的侵权行为，因专利申请时间不同，而侵权判断规则不同。因此，对于发生在2010年1月1日以后的被诉侵犯专利权行为，无论专利权的申请日是在2010年1月1日之前或之后均应适用捐献规则。 2.关于法院是否应当主动适用捐献规则问题。有观点认为，如同现有技术抗辩一样，只有在当事人提出捐献抗辩主张时法院才应审查。对此，笔者认为：由于在侵权诉讼中，法院不可能了解专利权的所有现有技术，而被诉侵权人通常系从事与专利权所属技术领域相关的工作，对专利的现有技术有一定了解，因此，现有技术抗辩通常应当由当事人提出，法院不可能且也无法主动适用现有技术抗辩审查。但对于捐献规则的适用，由于专利权人已经将有关技术方案写入了专利说明书中，因此无论被诉侵权人是否提出适用捐献规则的主张，法院对此主动审查并无事实与法律认定上的障碍。 3.捐献规则适用的限制。美国联邦巡回上诉法院在2004年的PSCComptePods.，Ic.v. FoxcoItl，Ic.一案中明确规定了捐献规则的适用标准：捐献规则仅适用于专利权人将在说明书中披露的主题作为专利权利要求中某一技术特征的替代方案进行特定化的情形。我国司法解释未规定捐献规则适用的限制条件，但笔者认为，其一，捐献规则所对应的技术特征应当是特定化的，与权利要求中所限定的技术特征是作为替代方案或者并列方案；其二，若专利说明书中记载的某特定化的技术特征适用捐献原则，则并不意味着该技术特征所属的上位概念都捐献给了社会。 |
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